内蒙古小肥羊成立后，经营业绩不断上升，“小肥羊”在消费者中已形成特定的市场含义，使得“小肥羊”与内蒙古小肥羊所提供的餐饮服务紧密联系起来，其显着性日益增强；内蒙古小肥羊注册被异议商标并未违反商标法的有关规定，商标评审委员会裁定被异议商标予以注册并无不当。西安小肥羊关于商标局和商标评审委员会审查标准不统一的主张缺乏事实和法律依据。一审判决维持第6392号裁定。
西安小肥羊不服一审判决，上诉至北京市高院。其上诉理由包括：一审判决认定在客观上西安小肥羊实际使用“小肥羊”的日期早于内蒙古小肥羊，却又以该使用不符合法律法规为由，对其在先权利不予保护；一审判决对“小肥羊”商标是否符合商标法第十一条的规定没有审理。
北京市高院认为，依据商标法第三十一条的规定，恶意抢注他人已经使用且已有一定影响的商标，一般需满足三个条件：在先使用的商标应具有可注册性；注册人主观上具有恶意；至申请注册时在先使用的商标具有一定影响，以至于注册人知道或应当知道该商标存在。依据商标法第十一条的规定，仅直接表示商品或服务的主要原料及其他特点的标志不得作为商标注册，但标志经过使用获得显着特征并便于识别者可作为商标注册。
在本案中，西安小肥羊主张内蒙古小肥羊抢注其在先使用并已有一定影响的“小肥羊”文字商标。“小肥羊”文字在一定程度上确实表示涮羊肉这一餐饮服务行业的内容和特点，故对于包头小肥羊于1999年12月14日的申请和西安小肥羊于2000年10月23日的申请，“小肥羊”文字均不被批准，此表示“小肥羊”文字作为商标注册缺乏固有显着性，西安小肥羊关于内蒙古小肥羊违反商标法第三十一条的规定抢注其在先使用并有一定影响的未注册商标的主张不能成立。
但是这并不排除“小肥羊”文字可以通过使用和宣传获得“第二含义”和显着性。
内蒙古小肥羊自2001年7月成立后，采用连锁加盟经营方式，服务规模和范围急剧扩张，2001年被评为中国餐饮百强企业，2002年又位列中国餐饮百强企业第二名，至第3043421号商标于2003年审定公告时，内蒙古小肥羊在全国已有很高知名度，从而使“小肥羊”标识与内蒙古小肥羊形成密切联系，起到区分服务来源的作用，至此“小肥羊”文字标识已获得显着性，并且便于识别，应当准予作为商标注册，商标局及商标评审委员会准予第3043421号商标注册并无不当。遂判决驳回上诉，维持原判。
三、本案评析
本案因为涉及“小肥羊”这一较为知名的商标(2007年国家商标局认定其为驰名商标)而广受关注。就本案而言，其核心问题是“小肥羊”这一标志是如何从表示餐饮服务行业“涮羊肉”的内容和特点转化为一个具有显着性的、可注册的商标标志的。
一审判决和二审判决都涉及对此问题的论证，但二审法院的论证更具逻辑。按照二审法院的解释，在1999-2000年期间，“小肥羊”并不具备商标可注册性，但其后经过使用和宣传，它开始拥有“第二含义”，具有注册商标所应有的显着性，并且此转化是通过内蒙古小肥羊的经营活动来完成的，因此内蒙古小肥羊有权利获得“小肥羊”商标注册，并且在此过程中也不存在内蒙古小肥羊恶意抢注西安小肥羊未注册商标的情形。
北京市高院的分析和判决值得赞同。
跳出本案之外，值得一提的是内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司在商标管理和经营中的成功经验。即使从1999年包头小肥羊开始成立起算，内蒙古小肥羊至今也只有约10年的成长时间。在此期间，内蒙古小肥羊非常重视商标的注册、管理和经营，至今已拥有66个注册商标或注册申请(本书于2008年4月6日在“中国商标网”sbj.saic.gov.cn 上的查询结果)，其中包括本案系争商标和设计更为精美、更为醒目的“小肥羊火锅连锁店”注册商标(见图4)。对于一个餐饮企业而言，这应该算是不错的商标经营业绩，其商标管理和经营策略值得其他企业借鉴。
在本案中，一审法院在论述“小肥羊”注册商标是否侵及西安小肥羊烤肉馆的企业名称权时，曾认定在该合伙企业于2000年6月15日成立前，它作为民事主体的权利能力和行为能力均不存在。西安小肥羊在上诉中曾对此结论表示不服，但二审法院在判决中对此没有给予分析说明。请问一审法院的该结论是否符合法律的规定和法律的精神？有兴趣的读者可结合有关民事法律规定予以分析论证。
金华市火腿公司与浙江省食品公司请求确认不侵犯商标权纠纷案
一、基本案情
本案一审原告和二审上诉人是金华市火腿有限公司(以下简称“金华火腿公司”)，一审被告和二审被上诉人是浙江省食品有限公司(以下简称“浙江食品公司”)。本案主题是商标侵权和请求确认不侵权之诉。
金华火腿公司拥有第915051号“金字”注册商标，核定使用商品为第29类，包括火腿、火腿片、香肠。浙江食品公司拥有第130131号“金华”注册商标，核定使用商品第29类，包括火腿。
2004年上半年，浙江食品公司向浙江上虞市工商行政管理局发函，称“据我们调查，发现贵市一些商场、超市正在销售‘金华××火腿’、‘ ××金华火腿’ 等商品(名单附后)，该产品的商品标识突出‘金华火腿’ 字样的使用，严重侵犯了金华火腿注册商标专用权，损害了消费者利益。为此，我们恳请贵局依法严肃查处这些假冒侵权行为，保护我公司商标专用权和信誉，维护消费者权益”。2004年7月12日和2004年7月26日，上虞市工商局分别作出“虞工商处字第[2004] 116号”、“虞工商处字第[2004] 134号”行政处罚决定书。
第116号行政处罚决定书称，“金华火腿”是浙江食品公司的注册商标，当事人宁波三江购物俱乐部有限公司上虞分公司销售“金字”金华火腿，构成商标法第五十二条第(二)项所指销售侵犯注册商标专用权商品的行为，属侵犯注册商标专用权行为，依据商标法第五十三条、商标法实施条例第五十二条的规定，责令停止侵权行为，决定没收、销毁查封的10支“金字”金华火腿，并给予行政罚款1万元。
第134号行政处罚决定书称，当事人绍兴大通商场股份有限公司于2004年5月13日从金华火腿公司购入“金字”金华火腿232盒并销售，该火腿外包装上“金华火腿”字样突出，侵犯了浙江食品公司的“金华火腿”注册商标专用权，当事人的行为已构成侵犯注册商标专用权，责令当事人停止侵权，决定没收封存的侵权火腿220盒，给予罚款2.5万元。
2004年7月，金华火腿公司向上虞市人民法院提起行政诉讼，要求确认上虞市工商局第[2004] 116号行政处罚决定书认定原告生产的“金字”金华火腿侵犯注册商标专用权的具体行政行为违法，后撤诉。
二、一审裁定
2004年12月16日金华火腿公司以浙江食品公司请求上虞市工商局保护其商标专用权、导致产品受到查处而遭受损失为由，向杭州市中院提起诉讼。原告金华火腿公司诉称，在原告使用其注册商标的过程中，“金字”为注册商标，火腿为通用名称，金华为地名，原告如此使用该商标不侵犯他人注册商标专用权，被告浙江食品公司的行为严重影响了原告生产经营该产品的合法性和商品声誉，侵犯了原告注册商标专用权的合法权益，请求法院确认其“金字”牌金华火腿不构成侵犯被告的“金华”牌火腿注册商标专用权，并判令被告停止侵害原告注册商标专用权的行为。
被告浙江食品公司在庭审中口头答辩称：
第一，答辩人系“金华”火腿商标的合法拥有者，该商标是答辩人经过近50年努力创建的火腿品牌。在历史上着名的民族遗产火腿品牌并非“金华”火腿，而是“蒋腿”，质量最好的火腿沿用“蒋腿”商标，不符合“蒋腿”规格的才用“金华”商标。
答辩人于1956年统一制定包括“金华”火腿在内的火腿生产标准，1983年获得“金华”火腿商标注册专用权，在近50年内多次获得国家有关部委颁发的各项荣誉证书，使“金华”火腿品牌享誉海内外。
第二，在本案中原告不具诉权，确认不侵权之诉不能成立。确认不侵权之诉在理论上为消极确认之诉，虽然根据最高人民法院的有关批复，关于知识产权领域内的消极确认之诉法院可以受理，但其诉由成立的前提应当是知识产权人向相关义务人提出书面警告或作出某种“威胁行为”，并且相关义务人是否侵权尚处不确认状态。在本案中答辩人自始未向原告提出过任何书面警告或作出任何威胁行为，并且原告侵犯答辩人注册商标专用权的事实已由有关工商行政管理部门作出已生效的行政处罚。因此，相关的消极确认之诉的前提尚未成立，并且原告的侵权行为已得到有权部门认定，此时原告仍向法院提出诉讼，其诉请不成立。
第三，原告的侵权行为已得到有权部门认定。上虞市工商局作出的虞工商处字第[2004] 134号《行政处罚决定书》已明确认定绍兴大通商城股份有限公司经销的、由金华火腿公司生产的“金字”牌火腿的外包装上“金华火腿”字样突出，侵犯了浙江食品公司的“金华火腿”注册商标专用权。根据商标法第五十三条、五十二条的规定，对于侵犯注册商标专用权的行为工商行政管理部门有权依法查处，如果认定侵权行为成立，应责令侵权人立即停止侵权行为。在本案中，原告没有在法律规定的期限内向上级行政机关申请复议，也没有向法院提出行政诉讼，上述行政处罚决定已生效，原告生产并销售侵权产品的行为已侵犯答辩人的注册商标专用权。
可见，原告侵犯答辩人注册商标专用权的行为已被国家行政机关认定并处罚，但原告既不依法提起行政复议，也不通过行政诉讼要求司法审查，而试图通过民事诉讼来否定行政机关生效的行政处罚决定，这缺乏实体法或程序法的依据。因此请求法院依法驳回原告的诉讼请求。
本案的关键在于原告是否有资格提起确认不侵权之诉。
依据我国商标法第五十三条的规定，如由侵犯注册商标专用权行为引起纠纷，当事人不愿协商或协商不成，商标专用权人或利害关系人可向法院起诉，也可请求工商行政管理部门处理；工商行政管理部门在处理商标侵权纠纷时，如果认定侵权行为成立，可责令侵权人立即停止侵权，没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，并可处以行政罚款；当事人对行政管理部门的处理决定不服，可依行政诉讼法向法院起诉。
一审法院杭州市中院认为，原告向法院起诉要求确认原告“金字”牌金华火腿不构成侵犯被告“金华”牌火腿注册商标专用权等无法律和事实依据。原因如下。
第一，被告发现在市场上有侵犯其注册商标“金华”火腿专用权的商品，向工商行政管理部门请求处理，是法律赋予商标专用权人的权利，被告该请求行为是正当行使商标专用权的行为，应受法律保护。
第二，被告该正当请求已被相关工商行政管理部门接受，并作出具体行政行为，因此对市场上涉嫌销售侵犯被告商标专用权的行为的认定，已上升为行政主管部门的行为，而并非被告自身的行为。
第三，相关工商行政管理部门的具体行政行为确认原告的产品构成侵权，而原告对此不予认可，法律也赋予原告获得救济的权利和途径，原告也确已根据该救济权利和途径向上虞市人民法院提起了行政诉讼，以维护自己的利益。
第四，在司法实践中有确认不侵权之诉，目的是防止知识产权的权利人滥用权利而导致相关主体遭受损害，但在通常情况下提起确认不侵权之诉应符合相关条件，其中包括权利人向相关主体发出侵权警告而权利人却未在合理期限内通过法律规定的途径寻求保护。但在本案中，原告提起的该诉讼却不符合这些条件，因为被告未向原告发出侵权警告，且被告已通过法律规定的途径寻求了保护，因此原告主张的确认不侵权之诉的诉权没有形成。
综上，杭州市中院认为，原告金华火腿公司提起的诉讼与法律规定不符，裁定驳回其起诉。
三、二审裁定
金华火腿公司对一审裁定不服，上诉至浙江省高院。其上诉称：
第一，本案符合民事诉讼法规定的受理条件，本案争议的是上诉人在金华火腿上使用的“金字”牌注册商标是否侵犯浙江食品公司的“金华”牌金华火腿注册商标专用权，双方是有直接利害关系的当事人，起诉有明确的被告、具体的诉讼请求和事由。
第二，本案不属行政诉讼受案范围，本案系争并非行政机关的有关行为是否合法，被告也非行政机关，不属行政诉讼受案范围。
第三，在先的行政处罚不能成为驳回本诉讼的理由。此前的行政诉讼由于上诉人撤诉并没有对所诉行政行为是否合法作出评判，与本案也无法律关系。此前的行政诉讼是在受诉法院协调下，所涉行政机关表示不予处罚退回罚款后，上诉人才撤回行政诉讼。